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《中华商标》刊载浙江高院法官撰文评析本网团队代理经典案例
来源: 中华商标  发布时间: 2014年7月3日 6:42  
编者按:
该文以本网罗云律师代理原告浙江美景国际旅游公司起诉被告浙江途易旅游公司商标侵权与不正当竞争案中,原告主张被告在其公司简介中宣称其旗下拥有“樱之旅”品牌为由状告被告实施商标侵权并构成不正当竞争。
 
本文作者王磊法官当时在杭州市下城区人民法院挂职,主审本案。其文中观点认为,被告在其公司简介中宣传其拥有“樱之旅”品牌之行为不属于商标意义上的使用行为,不构成商标侵权,但构成不正当竞争。
 
天册·罗云律师 
201473
 
商标象征性使用的法律问题分析
 
文/王磊 浙江高院知识产权庭
 
商标使用系贯穿商标法律规范体系的核心概念之一,但商标法未予明确界定。在商标法的第三次修改过程中,围绕着商标使用的概念内涵和制度设计也展开了诸多讨论。以正面视角阐述商标使用所涉法律问题的重要性自不待言,但考虑到商标使用的概念是在初始笼统概念基础上,通过对商标象征性使用情形的剔除剥离而逐步加以明晰,故切换观察视角,阐析商标象征性使用所涉及的法律问题亦具有相当的理论和制度价值。
 
一、商标象征性使用的界定——溯至商标的属性和制度旨归层面
类型化是弥补概念空洞化的重要手段,知识产权、商标使用等概念的界定方法莫不如此。如世界知识产权组织认为知识产权包括作品、发明、商标、制止不正当竞争等一切来自工业、科学及文学艺术领域的智力活动所产生的权利。 此外,还存在依据权利属性将知识产权分为“创作性成果权利”和“识别性标记权利”的划类方法,前者包括版权、发明专利权等创作性权利,后者包括商标权、商号权及其他与制止不正当竞争相关的标识性权利。两类知识产权属性的差异导致了不同的规范设计理念和价值取向。创作性成果对成果的创作程度均有相应的要求,如作品须有独创性、发明须有创造性等,创作性成果的价值即源于其自身的智力含量,故其获得知识产权法律保护的基础在于成果本身的“创”;同时,创作性成果对公共利益关涉较大,创作需基于现有知识,创造离不开模仿,故法律给予创作性成果明确的保护内容和期限,保护期限届满后,创作性成果权利(部分人身性权利除外)将进入公共领域。与创作性成果不同,商标作为识别性标记,并不强调商标标识本身的智力成分,标识具有显著特征和便于识别即可。商标权之所以被划入知识产权,端在经营者在选定并使用了某个商标后,通过改进技术、完善经营方式、广告宣传等活动,使有关商标在市场建立起相应的商誉,这些活动均不同程度体现出创造性劳动。 因此,商标是经营者的无形商誉得以外化的形式,商标获得知识产权保护的基础在于商标经创造性劳动所承载的商誉,即在于商标实际的“用”。同时,鉴于商标标识本身并不过分挤占公共资源,且商标的持续使用能够使其承载商誉、区分商品来源的功能趋于强化,反而有利于消费者和社会公共利益,故商标的保护期限可予续展;反之,若商标长期不使用,即商标的价值功能未能彰显,则该商标标识由注册人独占、并获商标法律保护的基础也将不复存在,该商标标识应回归公共领域。
 
结合商标的标识属性及承载商誉的功能,真正的商标使用应指发挥其区分商品来源功能意义上的使用。我国商标法尚未界定其概念,商标法实施条例第三条则作了类型化的规定,商标使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。据此定义,商标用于商业活动中的使用均可认定为商标使用,并未区分真正意义上的商标使用和商标的象征性使用。针对商标法实施条例第三条对商标使用概念界定失之过宽、未触及商标的标识属性等问题,商标司法审判实践形成了“商标法意义上的使用”或“商业标识意义上的使用”的概念表述,即指商标侵权纠纷中的被诉侵权标识必须是作为区分商品或服务来源的商标予以适用,否则被诉侵权标识的使用行为不构成商业标识意义上的使用。 本文称之为商标实际使用,与之相对应,商标的象征性使用即指未将商标适用于商品或服务上,未能区分商品或服务来源的商业使用,包括公布商标注册信息或者声明对其注册商标享有专有权等注册商标宣称行为,以及为保留商标权利所作的商标转让或许可行为等。
 
二、商标象征性使用的制度设计和裁判标准——关涉商标权的效力基础和权能强度
结合上述商标属性和功能的分析,可推知商标制度体系的基本要求和价值取向即为确保和促进注册商标的实际使用。基于此,在商标权取得模式上采用使用原则,即以实际使用商标的事实为获得商标权的基础,最契合商标之属性和商标制度旨归。然从各国商标保护模式的发展趋势来看,注册原则,即商标权的产生以获准注册为基础的模式,仍然占据主导地位,但商标使用的重要性逐渐增大。 我国商标法亦采注册原则,但商标维持制度和保护制度中对于商标实际使用的要求逐步强化,商标象征性使用的效能亦已渐趋式微。
 
(一)商标象征性使用难以维持商标权的有效性。其一,在商标授权确权程序中,如果诉争商标仅系象征性使用,未发挥标识功能,则诉争商标注册申请被驳回或被撤销的可能性较大;而如果诉争商标经实际使用承载了相当的商誉,则出于维护现有市场秩序的考虑,诉争商标更有可能被维持。其二,关于注册商标不使用撤销制度,我国商标法第四十四条规定,连续三年停止使用的注册商标可由商标局责令撤销,但对于其中商标使用的含义曾存在争议。结合商标的标识属性和制度旨归,如果注册商标长期未经实际使用,未发挥识别功能,则商标注册人独占注册商标的法律基础即已不存在,则可撤销其注册。因此,真实意图仅为保留商标权利而未实际使用商标的象征性使用行为不构成商标实际使用,不能为维持商标的效力提供正当性基础。
 
(二)商标象征性使用难以发挥商标的排他权能。商标使用与商标保护密切相关。“商标保护的历史表明,最早对商标提供法律保护的普通法国家通过判例法以商标在公众中享有声誉为保护前提,而商标声誉则是通过商标的实际使用建立起来的”。 其实,商标使用与商标保护的关系折射出的是商标的积极权能和消极权能的有机关系。依据商标法,商标经核准注册,商标注册人即享有注册商标专用权,可将核准注册的商标使用于核定使用的商品,以发挥商标的标识功能,此谓商标专用权的积极权能;同时,注册商标专用权人可以禁止他人在相同或类似商品上使用相同或近似的商标,称之为注册商标专用权的消极权能。注册商标的积极权能和消极权能具有正相关性,积极权能是商标标识功能的彰显,消极权能是商标标识功能的保障。行使商标积极权能的基本途径就是商标实际使用,商标积极权能行使越充分,使得商标的知名度和商誉越高,则商标消极权能的辐射范围就越大。商标侵权诉讼中的损害赔偿请求即为典型例证。“损害赔偿着眼于损害之填补,所遵奉之指导原则在于赔偿被害人所受之损害,回复至损害事故未发生下应有之状况。” 也即所谓的“填平原则”。依据商标法第五十六条之规定,商标侵权损害赔偿的计算依据有:权利人所受损失、侵权人所获利益、法定赔偿。一般而言,依据“填平原则”,损害赔偿需依据权利人因侵权所遭受的损失来确定;在商标侵权诉讼中,如果权利人无法证明自己的损失,可以依据侵权人的侵权所得确定赔偿额,但这是一种推定制度,即推定侵权人所得即权利人所失;如二者均难以确定,则可适用法定赔偿。上述三种损害赔偿依据虽计算方法不同,但计算原则一致,即填平权利人的损失。故在依据侵权人所获利益计算损害赔偿时,需注意对权利人所受损失与侵权人所获利益的一致性,也即二者的因果关系作出分析判断,不能一概而论。据此分析,如权利人的商标仅系象征性使用,因该商标并未承载相应的商誉,故权利人的损失应限定为其为制止侵权而发生的合理开支,而不涉及商标商誉的损失,同时,侵权人所获利益并非通过借用权利人商标的商誉获得,而是来源于侵权人自己在提高产品质量和市场推广等方面的投入,鉴于被侵权人所受损失与依侵权人所获利益并无因果关系,故不应依据侵权人获利来推定权利人损害赔偿数额;且因权利人的损失并非不能确定,而是限定为其为制止侵权而发生的合理开支,故也不存在适用法定赔偿的前提。因此,在权利人商标象征性使用的情形下,既不能依据侵权人的获利计算损害赔偿,亦不能适用法定赔偿,只需赔偿权利人制止侵权而发生的合理开支即已足。
 
三、商标象征性使用行为的法律规制——基于实务案例的可责性评判
商标象征性使用不仅难以获得有效的商标法保护,而且可能与他人的在先权利相冲突,而具有可责性。笔者曾主审过一起具有典型意义的商标象征性使用被诉商标侵权和不正当竞争的案件案情概述如下:原告与被告均为同一地区的旅游公司,原告首先在旅游服务类别上注册服务商标“樱之旅”,并持续宣传使用;后被告在其他服务类别上也注册了“樱之旅”商标,在未经实际使用的情形下,即在企业简介中宣称其拥有“樱之旅”品牌,原告遂以被告的行为构成商标侵权及不正当竞争为由诉至法院。该案最终以调解方式结案,被告承诺规范使用其商标,使用时注明该商标的核定服务项目。该案中被告的注册商标宣称行为是否具有可责性很具有争议性,所涉法律规范适用问题颇值探讨。
 
从商标侵权的角度分析,商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件。 该案中,被告在其企业简介中宣传拥有“樱之旅”品牌,但未将“樱之旅”商标指向具体的商品或服务类别,即未与特定商品或服务相关联,鉴于其“樱之旅”商标并未发挥区分商品、服务来源的功能,应认定被告的注册商标宣称行为不构成商业标识意义上的使用,我国商标法对该类商标使用行为之规制并无明确规定,故难以认定构成商标侵权。
 
从反不正当竞争的角度评判,反不正当竞争法第二条规定,经营者在市场交易中,应当遵循诚实信用原则和公认的商业道德;经营者违反该法规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为构成不正当竞争。权利的行使不可逾越权利的边界,否则即构成权利的滥用。鉴于商标的标识功能,注册商标专用权的行使,也即注册商标的相关使用行为更应遵循诚实信用原则,不得损害在先的商业标识权利,避免造成市场混淆或误导,否则即可能构成注册商标滥用行为。依据上述一般条款,评判该案所涉及的注册商标宣称行为,既需酌情考量一般性的规范裁量标准,又要把握好自由竞争与公平竞争的利益衡量、及裁判的价值导向。笔者认为,规范裁量标准应包括:1.涉案主体竞争关系的程度,经营者对同地区同行业竞争对手的在先合法权利应具备较高的谨慎注意义务;2.涉案商标的各自实际使用情况,既要考虑在先注册商标的知名度和显著性,又要审查在后注册商标的实际使用状况;3.在后注册商标使用行为是否具有“搭便车”的主观故意,虽然反不正当竞争行为的认定适用客观归责,但主观过错的推定亦可作为裁量因素;4.在后注册商标使用行为是否会导致市场混淆、损害公平竞争秩序,包括是否导致相关公众对涉案商标的权利主体产生混淆、在后注册商标使用行为会不正当获取或破坏他人竞争优势。同时,不正当竞争案件的裁判导向应为鼓励诚信竞争和公平竞争,切实维护商业诚信和社会诚信,营造诚实守信、公平有序的竞争环境。该案中,被告行为显具有“搭便车”的主观故意,会导致相关公众对“樱之旅”商标的权利主体发生混淆,进而可能对原告提供的“樱之旅”旅游服务的来源产生混淆,并误认为原、被告具有关联关系等,损害了原告“樱之旅”商标标识功能,侵占了原告的商标商誉,违背了诚实信用原则和公认的商业道德,构成注册商标滥用行为,具有可责性。结合裁判导向因素,如果对这种“不劳而获”、“搭便车”的注册商标滥用行为不予规制,必然会诱导在后注册商标的经营者怠于实际使用商标和维护品牌商誉,以模糊商标核准注册类别的宣传使用手段,侵占其他市场经营者塑造的商业信誉,而背离商标制度宗旨,损害公平竞争秩序。故依据反不正当竞争法第二条之规定,应认定被告的注册商标宣称行为构成不正当竞争。
 
结语
作为商业标识,商标获得法律保护的根基在于其实际使用过程中所承载的商誉,商标规范的制度设计和价值取向需以确保和促进商标实际使用为旨归。而商标的象征性使用既不能有力维持商标权的效力基础,亦不能充分彰显商标权的排他权能,且可能落入他人在先权利的保护范围,而具有可责性,故商标注册人应尽量避免商标的象征性使用,以真实使用商标的意图,真正将商标用于相应的商品或服务中,以彰显商标的标识功能,实现商标法律保护机制的良性运转。(本文刊载《中华商标》期刊
 
作者简介:王磊,男,中国政法大学民商法学硕士,浙江省高级人民法院民三庭(知识产权审判庭)法官,曾在《最高人民法院知识产权审判案例指导》、《中国知识产权报》、《信息网络安全》、《浙江审判》等发表多篇法学论文及案例分析。
 

    
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