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编者按:
注册商标期满未续展被注销后,原被授权方基于长期使用形成的在先权益是否就此灭失?在后注册商标权人能否据此禁止他人继续使用?
团队在近期判决的一起相关案件中,代理第三人浙江尼某气动元件有限公司。该案中,原告上海山某斯企业投资有限公司、上海山某斯气动有限公司不服杭州市某区市场监督管理局作出的不予行政处罚决定及杭州市某区人民政府的行政复议决定,提起行政诉讼。杭州市某区人民法院经审理,近日作出一审判决,驳回两原告的全部诉讼请求。
该案是注册商标失效后,被授权方基于对该商标长期使用的事实获法院在先权益认定的典型。正如法院在判决中所述,“第848636号商标虽于2016年因期满未续展被注销,但在此之前广东尼某某公司对该商标合法使用形成的在先权益并不会因原注册商标的注销而直接灭失,仍应属于在先使用制度的保护范畴。”本案判决明确了《商标法》第五十九条第三款先用权抗辩的审查要件,确认了失效的注册商标所负载的在先权益的延续性,对长期经营品牌的经销商的合法利益予以保护,有助于维护既成的市场秩序。
案件回顾
上海山某斯企业投资有限公司、上海山某斯气动有限公司诉杭州市某区市场监督管理局、杭州市某区人民政府不予行政处罚及行政复议一案
(案号:(2026)浙0109行初***号)
本案中,云知队代理第三人浙江尼某气动元件有限公司。两原告系第41373**号、第65269**号“山某斯”注册商标的权利人,2025年7月、8月,两原告先后向某区市监局举报,称第三人销售的标注“SUN RISE山某斯及图”标识的空压软管、风枪、螺旋管等侵犯了其注册商标专用权,要求查处。钱塘市监局经现场检查、异地协查、赴生产企业所在地实地调查等程序,于2025年12月9日以“无法认定当事人存在违法事实”为由作出不予行政处罚决定。两原告申请行政复议,某区政府于2026年4月3日作出复议决定予以维持。两原告仍不服,诉至法院,主张两被告认定事实不清、证据不足、适用法律错误,且程序存在瑕疵。我们在庭审中着重阐述了案涉商标“SUN RISE山某斯及图”的来源及使用历史,该商标的申请注册时间也远早于原告商标,在案涉商标注册在先的情况下,原告将该商标中的中文部分单独拎出来申请注册也难谓善意;该商标后来虽因客观原因未续展被注销,但原注册人、被授权人对该商标的使用是延续的,且没有超出原定注册商标的核定使用范围,上述使用主体基于对该商标的长期使用事实而形成的在先权益应受法律保护,第三人作为案涉品牌的授权经销商,也已尽到合理审查义务,主观没有过错,不构成侵权。
杭州市某区人民法院经审理认为:案涉商品包装上标注“SUN RISE山某斯及图”标识构成商标性使用;案涉标识由图形+英文+中文组成,中文部分与原告注册商标相同,仅字体不同,构成近似,但案涉标识的使用构成在先使用,两被诉行政行为认定事实清楚、适用法律正确、程序合法。法院着重审查并考量了先用权抗辩的成立要件、失效注册商标的在先权益以及原告注册、使用“山某斯”文字的正当性。
具体如下:
1. 关于先用权抗辩的审查要件,法院明确提出,先用权抗辩应满足以下要件:一是在先使用行为,即他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为;二是在先时间点要求,即在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为;三是在先使用行为效果,即在先使用的商标应具有一定影响;四是被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。
2. 关于失效的注册商标的在先权益,法院认为,一个已经实际使用的商标,即使未经注册,由于其已负载了一定商誉,亦已产生应予保护的正当利益,商标注册人不能剥夺商标在先使用人经过正当、合法的投资和使用而产生的商誉和利益,这也是在先使用制度的立法之意。举轻以明重,第8486**号商标虽于2016年因期满未续展被注销,但在此之前广东尼某公司对该商标合法使用形成的在先权益并不会因原注册商标的注销而直接灭失,仍应属于在先使用制度的保护范畴。
3. 关于在先使用的事实认定,法院查明,第8486**号“SUN RISE山某斯及图”商标由台湾某实业有限公司于1996年6月21日在第7类核准注册,后转让至其大陆全资子公司中山某晨公司,并授权广东尼某公司延续使用,使用时间早于两原告第41373**号、第65269**号商标的注册时间。后该商标因期满未续展于2016年6月20日失效,商标失效后,广东尼某公司仍继续在其生产的商品外包装上使用。广东尼某气动元件有限公司就标注“SUN RISE山某斯及图”标识的产品通过参加展会、发布期刊广告、发展覆盖全国多地的代理商体系等方式持续推广,已在国内气动元件行业形成一定的市场知名度,符合“有一定影响”的认定标准。关于使用范围,案涉商品中的风枪属于第8486**号商标的核定使用范围,空压软管、螺旋管属于“气动传送管”的范围,未超出原使用范围。故广东尼某公司生产、销售案涉商品不构成商标侵权;第三人作为其多年经销商,能够提供前期审查的授权文书、进货凭证等材料,采购渠道清晰、合法,亦不构成商标侵权。
4. 关于原告注册及使用商标的正当性,法院另查明,第8486**号“SUN RISE山某斯及图”商标注册时间早于原告两商标近十年,其中的中文“山某斯”系中国台湾地区对英文“SUNRISE”按读音相近翻译而来,“山某斯”有其来源。原告在第8486**号商标有效期间,选取该组合商标中的文字部分“山某斯”进行注册,且其实际使用“山某斯”时采用的字体与其注册商标字体不同,反而与第8486**号商标中“山某斯”的字体相似。法院认为,某区市场监督管理局主张原告以他人组合商标中的文字部分注册自己的商标,不排除攀附他人品牌、损害他人在先权利的意图,具有一定合理性。
综上,某市监局作出不予行政处罚决定实体及程序合法,某区政府作出维持不予处罚决定的复议决定亦无不当。一审法院也最终驳回了两原告的诉讼请求。
注:本案由罗云律师、裘红萍律师代理第三人浙江尼某气动元件有限公司。
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